關(guān)于實用新型專利申請的這些問題你都知道答案嗎？

編者按：向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交的PCT國際申請和普通實用新型申請是否可以提出同日聲明？實用新型申請如何避免不具備實用性問題？在實踐中，實用新型專利申請人在提交申請時會遇到各種各樣的問題。本文中，審查部門對審查實踐中遇到的熱點問題進(jìn)行了梳理并予以解答。

問：當(dāng)申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請發(fā)明又申請實用新型專利，在提交申請時，未在請求書中勾選“同日申請發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀?，之后是否可以補(bǔ)正同日申請聲明？

答：不可以。申請時未做出同日申請聲明的，申請日之后補(bǔ)交同日申請聲明的，審查員不予接受。

問：同日申請了相同發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明或?qū)嵱眯滦停刺岢鐾章暶?，會產(chǎn)生什么樣的后果？

答：后果是申請人不能通過放棄實用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利權(quán)。通常實用新型申請會先授予專利權(quán)。在發(fā)明專利申請實審的過程中，如果審查員檢索到該實用新型專利，會發(fā)出審查意見通知書，告知申請人發(fā)明專利申請違反專利法第九條第一款，不能授予專利權(quán)。在此種情況下，由于申請人沒有提出同日聲明，則申請人不能通過放棄實用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利權(quán)。申請人只能對發(fā)明專利申請進(jìn)行修改，使得其權(quán)利要求的保護(hù)范圍與實用新型專利不同，亦即使得兩者不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，才能獲得發(fā)明專利權(quán)。

問：向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交的PCT國際申請和普通實用新型申請是否可以提出同日聲明？

答：不可以。PCT申請即使是向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交，但此時國家知識產(chǎn)權(quán)局是作為國際受理機(jī)構(gòu)受理的該PCT申請，在國際階段沒有確定申請類型，因此不能和普通實用新型申請同時提出同日聲明。

問：PCT國際申請進(jìn)入中國國家階段是否可以同時選擇發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾堫愋停?/p>

答：不可以。同日聲明只能對同時向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出的發(fā)明專利申請和實用新型專利申請?zhí)岢?。?dāng)PCT國際申請進(jìn)入中國國家階段時，只能選擇發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜕暾堫愋停荒芡瑫r選擇兩種類型。

問：判斷實用新型專利權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性時，是否考慮其中的材料和方法特征？

答：是。在實用新型專利新穎性、創(chuàng)造性的審查中，會考慮技術(shù)方案中的所有技術(shù)特征，包括材料特征和方法特征。但在實際判斷實用新型專利新穎性和創(chuàng)造性的過程中，涉及到權(quán)利要求的材料特征及方法特征時，當(dāng)僅僅因為材料或方法特征使得權(quán)利要求具有新穎性或創(chuàng)造性時，就會涉及到是否屬于專利法第二條第三款，即實用新型保護(hù)客體的情況。因為如果權(quán)利要求中既包含形狀、構(gòu)造特征，又包含對方法本身或者對材料本身提出的改進(jìn)，則不屬于實用新型專利保護(hù)的客體。

問：實用新型申請如何避免不具備實用性問題？

答：實用性是指實用新型申請的主題必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或者使用，并且能產(chǎn)生積極效果。在實用新型申請中，常見的實用性問題有3類需要注意：

（1）違背自然規(guī)律。明顯違背自然規(guī)律的申請，典型的如違背能量守恒定律或熱力學(xué)第二定律。違背自然規(guī)律的申請無論以何種方式撰寫，都不能獲得專利權(quán)。而明顯以“永動機(jī)”“能量產(chǎn)生裝置”為實用新型名稱或說明書中可以明顯推斷出“輸出能量大于輸入能量”的，很明顯地表明了申請的內(nèi)容不具備實用性。因此，對于發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容違背自然規(guī)律的，建議申請人不提出專利申請。

（2）明顯無積極效果。通常只要實用新型申請要求保護(hù)的技術(shù)方案不是明顯無益、脫離社會需要，就可以認(rèn)為能夠產(chǎn)生預(yù)期的積極效果。一項技術(shù)方案可能存在某些方面的缺陷，但在其他方面有益，則認(rèn)為該技術(shù)方案產(chǎn)生了預(yù)期的積極效果。一項技術(shù)方案有害而無益，則認(rèn)為該技術(shù)方案無法產(chǎn)生預(yù)期的積極效果。

（3）利用獨一無二的自然條件的產(chǎn)品。利用了獨一無二的自然條件獲得的產(chǎn)品如果也是獨一無二的，就無法在產(chǎn)業(yè)上制造和應(yīng)用，從而不具備實用性。如果利用了某地自然條件的原材料制造的產(chǎn)品，雖然在生產(chǎn)中利用的原材料是有限的或者特定的，但生產(chǎn)所獲得的產(chǎn)品不是獨一無二的，可以在產(chǎn)業(yè)上制造，則具備實用性。（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局實用新型審查部供稿）

（文章來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報）

（責(zé)任編輯：趙世猛 編輯：高云翔）

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